特許補償の罠
デバイスメーカーは、IoT サプライヤの主張を受け入れる前に、多くの補償条項に含まれる抜け穴と制限を認識しておくべきであ る
文責：David Muus および Sven Törringer
「私たちは、特許について心配する必要がありません。当社のサプライヤは必要なライセンスをすでに取得済みで、補償も提供しています」
私たちは、セルラー IoT デバイスを製造する企業との話し合いの中で、こうした言葉を耳にしてきました。
これは、サプライヤ（通常はチップセットやモジュールのベンダー）から顧客に伝えられる、安心感を与えるメッセージです。問題は、多くの場合、誤った仮定に基づいているということです。
約束は営業トークの中で交わされるだけでなく、契約書や手紙に明記されることもあります。通常、サプライヤは、特定のコンポーネントの使用によって特許問題が発生した場合、顧客の訴訟費用を負担すると約束します。これを補償と呼びます。
あなたの会社がこのような契約に依存している場合、次の 3 つのことを知っておく必要があります。
あなたのサプライヤが主張している通りに、本当にライセンスを取得しているのだろうと考えてはなりません。
抜け穴や除外事項が、回収可能な費用を大幅に制限する可能性があります。
補償はライセンスの代わりにはなりません。特許権者やパテントプールから取得したライセンスのみが、真の安心感を提供します。
以前の記事で、サプライヤが必要な特許ライセンスをすべて保有していると主張したときに 顧客が 懐疑的になる必要がある理由 についてお話ししました。これらのライセンスが実際には取得されていない場合、特許紛争が発生する可能性があります。そうなると、不安を抱いた顧客は補償を見直して、サプライヤにどれだけのサポートを期待できるかを確認します。
では、細則を見てみましょう。
確認すべきこと
補償があれば無料で紛争を解決できるわけではありません。契約書では、言い回しが大きくものを言います。巧妙に作成された制限条項が 1 つでも存在すると、期待していたよりも保護範囲が著しく狭まる可能性があります。
「本知的財産権補償声明に定める制限に従う」
当チームが実際に目にした数多くの事例に基づくと、標準的な補償条項には多くの抜け穴があり、私たちにとっては大きな穴のように見えますが、知的財産契約の経験がない人には見抜けない可能性が高いです。
これまでに目にした補償の中には、補償の適用を受けるためにお客様が遵守しなければならない 10 以上の制限、制約、義務が含まれているものがあります。それぞれがお客様の保護を大幅に低下させる可能性があります。以下は、よくある例のほんの一部です。
補償に上限はあるか？
次の条項を例にとって考えてみましょう。
「お客様が侵害申し立てに関する書面による通知をサプライヤに提供した日より前の 6 ヶ月間を、当該申し立てに関する「申し立て期間」とします。申し立て期間中のすべての侵害申し立てに対する前段落に規定されたサプライヤの顧客に対する全責任（補償）は、サプライヤから受領した侵害製品について、申し立て期間中にサプライヤが顧客から受領した総収益額を超えないものとします。」
この言い回しでは、サプライヤの支払いは、侵害申し立ての書面通知前の 6 ヶ月間に顧客がサプライヤに支払った総額に制限されます。これはモジュールサプライヤにとって有利な条件です。しかし、何年もライセンスのない製品を販売している IoT デバイスメーカーには、どの程度の保護が提供されるのでしょうか。
多くの法域では、特許権者は何年も遡って損害賠償を請求することができます。そのため、IoT 企業は長期間にわたる侵害の費用を負担する一方で、サプライヤはほんの一部しか責任を負わない可能性があります。顧客はまた、将来の販売による債務をどのように処理するかを検討しなければならない場合もありますが、これは一部の補償契約では除外される可能性があります。
上限額が潜在的な債務とどの程度一致するかを十分に把握していない限り、実際にどの程度の保護が受けられるのかを把握することは困難です。これを判断するには、自社の分野における特許情勢についてある程度の知識が必要です。特に、あなたとあなたのサプライヤが必要なライセンスをほとんど取得していない場合、総費用は補償範囲を大幅に上回る可能性があります。
私はあまりにも多くのコントロールを放棄しているのでしょうか？
補償では、顧客が請求の防御または和解の単独のコントロールをサプライヤに委ねた場合にのみ適用されると規定されていることがよくあります。典型的な例を次に示します。
「サプライヤは、顧客がサプライヤに侵害請 求の防御権を与えることに同意した場合に限り、顧客を侵害請求から防御または補償することができます。」
費用を負担するサプライヤは、当然のことながら、防御戦略をコントロールすることを期待します。しかし、これは多くの人が認識している以上に問題となる可能性があります。前のセクションで説明した上限について考えてみてください。これらの制限は、案件の処理方法に関して顧客とサプライヤの利益の相違につながる可能性がありますか？答えはイエスです。
たとえ、補償の対象とならない賠償責任に関してより有利な結果を得るために戦うことが顧客の最善の利益であったとしても、サプライヤには上限が設けられているので、さっさと和解したいと考えるかもしれません。
または、顧客は、評判の害を避けるために、面倒なことはさっさと片づけ、ビジネスの運営に集中することを望み、紛争をできるだけ早く終わらせたい場合があります。しかし、弁護を制御するサプライヤは、他の考えを持っているかもしれません。他の顧客に対する申し立てを阻止したり、単に支払い義務を遅らせたりするために、訴訟を引き延ばすことを望むかもしれません。また、賠償責任に上限のあるサプライヤは、顧客がライセンスなしで販売した金額がどんどん積み上がっていっても、そのエクスポージャーが制限されているため、紛争が長引くことを懸念しない可能性があります。
簡単に言えば、自社の優先事項よりも第三者の法的およびビジネス上の優先事項を優先することを許すことは、たやすく問題に発展する可能性があります。特に、必ずしも利害が一致しな い方法が数多く存在することを考えればなおさらです。
私の行動の自由は損なわれるでしょうか？
「サプライヤは、顧客がサプライヤの明示的な書面による承認なしに侵害請求を回避しようとするいかなる行動も取らないことに同意する場合にのみ、顧客を侵害請求から防御または補償することができます。」
これは合理的な要求のように見えるかもしれません（結局のところ、サプライヤは侵害請求の費用を負担すると述べているからです）。しかし、実際には、この条項は顧客を困難な立場に追い込みます。ライセンサーと直接契約することが OEM にとって最善の利益になる状況はたくさんあります。補償でカバーされるのは損害賠償の一部のみであり、残りの賠償額を自分で解決するために話し合いを始める必要がある場合や、OEM 自身の顧客がライセンスを受けていない製品の販売または使用による法的問題に遭遇し、OEM に解決するよう求めている場合などです。
いずれにせよ、上記の言い回しから、何らかの行動を取ると保護が失われるという懸念が生まれます。安全を期して、顧客はライセンサーに連絡を取ってよいかとサプライヤに尋ねます。しかし、返信がなければ、何をすべきかわからず途方に暮れてしまいます。これでは板挟みで身動きがとれません。
決して下されないかもしれない「最終判決」に私は頼っているのでしょうか？
サプライヤは、
「サプライヤに対して不利で、最終的かつ上訴不能な判決が下された場合」のみ、特定の措置を取ることを約束することがあります。
特許訴訟が最終判決で解決されることは稀であり、これらの保護措置が適用されない状況も多々あることをお客様は認識しておく必要があります。
ある 推計によると、米国特許訴訟の 95% から 97% は、裁判外で和解しています。米国を含む多くの法域では、特許訴訟を上訴できない最終判決まで弁護するには、多大な時間と費用がかかります。そうなることがめったにないのは、それが商業的に合理的でないからです。
したがって、最終判決を条件とした約束が、現実のシナリオで実際に役立つかどうかについては、疑念を抱くべきです。
私のビジネスが被るその他のコストはどうでしょうか？
顧客は目の前のこと、つまり補償でカバーされる可能性のある費用に過度に集中し、全体像を見失いがちです。 たとえ請求に対して十分な補償を提供する補償であっても、複雑な特許訴訟から生じる不確実性や事業への影響から企業を守ることはできません。数年にわたる特許紛争の真のコストは、弁護士費用やロイヤリティをはるかに超えるため、定量化が困難な場合があります。
まず、上記で説明したように、補償の対象外となる費用が発生する可能性があります。さらに、他にも考慮すべき要因が多数あります。紛争によってサプライチェーンが混乱し、製品の市場投入が遅延する可能性はありませんか？新しい部品の調達が必要になって製品設計や製造プロセスの再調整が必要となり、コストが増加する可能性はありませんか？納期どおりに製品を納品できますか？上記のすべてによって、お客様との関係が損なわれることはありませんか？
複雑な訴訟は、特に遠く離れたタイムゾーンの外国管轄区域で行われる場合、社内予算の負担となり、経営幹部の時間を大幅に浪費します。ほとんどの経営幹部は、サプライヤが処理すると思っていた紛争の解決に時間を費やすよりも、ビジネスの成長に集中したいと考えています。
これはサプライヤとの紛争につながる可能性がありませんか？
お客様がサプライヤにサポートを依頼したにもかかわらず、サプライヤが突然対応を中止したというケースも経験しています。顧客が自力で解決しなければならい場合、補償されるべき損失を回収するためにサプライヤを訴えることになるかもしれません。しかし、訴訟は選択肢にならない場合もあります。多くの補償契約では、紛争はまず仲裁の対象となることが規定されています。
このような状況下では、私たちが目にした一部の損害賠償条項では、紛争は香港またはシンガポールの法域の法律に従い、香港またはシンガポールで解決されることが定められている点に注意が必要です。限られたリソースと人員を持つ IoT 企業にとって、地球の反対側で紛争解決を開始することは容易ではありません。紛争額が少額の場合、紛争解決手続き自体のコストが、補償によって得られる保護を上回る可能性があります。
さらに、顧客が紛争に勝利し、サプライヤから補償を受け取ったとしても、根本的な問題である「必要なすべてのライセンスを適切に取得する義務」は解決されません。
真の安心感を確保
ど んなに手厚い補償であっても、ライセンスの代わりにはなりません。他社が開発した技術を製品に使用するとき、その法的権利を確保する責任は、他の誰でもなくあなたにあります。
重要なライセンスを自分自身で取得すれば、間違いなくビジネスの確実性が最大限に提供されます。さらに、サプライヤのライセンスを取得していない顧客やサプライヤ自体を標的にした特許訴訟が発生した場合、競争上の優位性になる可能性があります。
1 つの選択肢は、ライセンスの必要性を認識し、顧客がライセンスを取得するのを支援するモジュールメーカーを探すことです。例えば Nordic Semiconductor は、 顧客へのライセンス供与を 容易にするために、 シズベルのセルラー IoT パテントプールなどと契約を締結しています。
どのサプライヤを使用するにしても、すべての企業は自社製品に搭載されている技術を取り巻く特許状況を理解し、リスクを軽減するための措置を講じるべきです。主な質問としては、次のようなものがあります。
主な特許権者は誰ですか？
公開されているロイヤリティ料率はいくらですか？
パテントプールのような合理化されたライセンスオプションはありますか？
部品表（BOM）にライセンス費用としてどの程度計上すべきですか？
セルラー IoT に関しては、LTE-M および NB-IoT デバイスをカバーする シズベルパテントプール は、ほとんどのデバイスメーカーにとって容易な選択肢です。このプールは、30 を超える特許権者が保有する数千の特許に対するライセンスを提供し、この分野の全特許の 50% 以上をカバーしています。料金はデバイス当たりわずか $0.08 からで、セルラー IoT の成長を促進する価格設定となっています。 この保証は、単一の透明性のある標準化されたライセンス契約を通じて提供されます。つまり、競合他社がより良い条件で契約することはないという安心感を持って、迅速かつ簡単に保護を受けることができます。
最終的な判断は、各 IoT ビジネスに委ねられます。シズベルのセルラー IoT プールとの取引を選択する企業もあれば、数十の特許権者と個別に交渉することを好む企業もあるでしょう。しかし、すべての企業は、サプライヤの約束に将来を賭ける前に、よく考えるべきです。
David Muus はシズベルのライセンスプログラム責任者です
Sven Torringer はシズベルのセルラー IoT のプログラムマネージャです
この記事の内容は一般的な情報のみを提供するものであり、専門的または法的助言を構成するものではありません。適切な資格を持つ専門家に助言を求める代わりに、この記事の情報に頼ってはなりません。そのような問題について具体的な質問がある場合は、適切な資格を持つ専門家に相談する必要があります。
