2020 年末、ドイツ連邦最高裁判所（BGH）がシズベル対 Haier の最終判決を下しました。私たちシズベルにとって、この判決は 、「特許交渉における SEP 実施者の義務を根本的に再定義するとともに、実施者がホールドアウト戦略やその他の遅延戦術を展開した場合に特許権者が利用できる救済策や損害賠償を再定義した」と主張する記念すべきものでした。

この判決を重要視していたのは私たちだけではありません。複数の知的財産関連出版物が 2020 年の主な判決をまとめた際にも、シズベル対 Haier が頻繁に取り上げられていました。

IPWatchdog

例えば、IPWatchDog の記事「 The Year in Patents: Ten Developments We’ll Remember From 2020（特許の年：2020 年から記憶されるであろう 10 の発展）」の著者である Gene Quinn 氏と Rebecca Tapscott 氏は次のように述べています。

「シズベル対 Haier 訴訟におけるドイツ裁判所は、オランダの Philips 対 Asus 訴訟や英国の Unwired Planet 対 Huawei 訴訟など、欧州各地の下級裁判所で広まりつつあった、当該特許が標準必須特許であることを理由とする差止命令は禁止されないという見解に同意しました。さらに、シズベルの裁判所は、SEP 所有者は異なるライセンシーに異なる料金を提示することができるとし、また、SEP 所有者は、ライセンスに対する十分な意思表示を受けた場合にのみ、FRAND の提示を行う必要があると説明しました。

その後、8 月末、待望の Unwired Planet 対 Huawei 訴訟の英国最高裁判決が下され、英国の裁判所が世界的な FRAND 料率を設定することが適切であると判断しました。さらに、英国最高裁は、下級審およびシズベルのドイツ連邦司法裁判所と同様に、SEP 所有者は異なるライセンシーに異なる FRAND 料率を提示することが認められると判断しました。また、Unwired Planet の裁判所は、ライセンス取得の意思があるかぎり、SEP のホールドは権力を濫用するものではないと説明しています。

IPWatchdog の別の記事「 What Mattered in 2020? Industry Experts Have Their Say on This Year’s Biggest Moments in IP（2020 年は何が重要だったのか。業界専門家が語る今年の知財最大の出来事）」では、2 人の寄稿者がシズベル対 Haier について言及しています。まず、Holland & Hart 法律事務所の Nathan Mutter 氏は、「ドイツ連邦司法裁判所（FCJ）は、シズベル対 Haier 訴訟において、差止命令を防御する SEP の実施者は、交渉遅延戦術を採用したり、特許の有効性や侵害の判断を待ったりすることなく、無条件で FRAND 条件でのライセンスに応じる意思を表明すべきであると明らかにした」と述べています。

そして、Gene Quinn 氏は Ten Developments の記事にあったいくつかのコメントを繰り返し、次のように述べました：

「Unwired Planet に続き、ドイツ連邦司法裁判所はシズベル対 Haier 裁判において、SEP 所有者が異なるライセンシーに異なる料金を提供できることに同意しました。シズベルの裁判所は、SEP 所有者は、ライセンスに対する十分な意思表示を受けた場合にのみ、FRAND の提示を行う必要があると説明しました。米国司法省が Avanci の提案するパテントプールに関して肯定的なビジネスレビューレター（BRL）を発行し、Avanci が SEP のライセンスに関する反トラスト法訴訟で勝訴したこともあり、2020 年は SEP 権者にとって大きな年となりました。」

Juve Patent

Juve Patent の共同編集者である Mathieu Klos 氏は、「 Top trends in European patent law 2020（2020 年欧州特許法のトップトレンド）」という記事の中で次のように述べています。

「しかし、欧州の FRAND 判例において今年最初の大きな波紋を呼んだのはドイツ連邦裁判所でした。裁判所は、5 月、Haier が NPE であるシズベルの SEP を侵害しているとの判決を下しました。裁判所はまた、Haier が FRAND 交渉においてライセンス取得の意思がない実施者として行動していると判断しました。これにより、実装者にとって FRAND 規則の基準が大幅に引き上げられました。

AEONLaw

シズベル対 Haier の裁判は、AEONLaw の記事「 Who decides what patent licensing terms are “fair”?（誰がどの特許ライセンス条件が公正であるかを決めるのか）」でも言及されており、著者の Adam Philipp 氏は次のように述べています：

「何が公正であるかについては、国によって裁判所の見解が異なる場合があります。例えば、ドイツのシズベルインターナショナル対 Haier Deutschland GmbH の裁判では、裁判所は、ライセンシーに提示されたロイヤリティ料率が、以前に中国企業に提示された料率よりもはるかに高かったとしても、先の契約は中国政府の圧力の下で行われたものであったため、『差別的』ではないと判示しました。」

主な調査結果

要約すると、シズベル対 Haier の判決は、侵害者と特許権者の間の競争条件を公平にする 4 つの重要な知見を確立しました。

• 侵害者は、「合理的かつ非差別的な条件で特許権者とライセンス契約を締結する意思を明確かつ明白に表明し、その後、目標志向の態度でライセンス契約の交渉に積極的に参加する必要があります。」これを怠った場合、差止命令による救済を受ける可能性があります。要因としては、例えば、侵害者が継続的に追加の技術情報、特に他の方法で入手可能な情報を求めているかどうかが挙げられます。ライセンシーとなる可能性のある企業は、例えば、ライセンスオファーを分析するために外部の専門家を雇う必要があります。

• グローバルベースのライセンスオファーに対する地域ライセンスのカウンターオファーに基づく抗弁は認められません。

• FRAND の定義は、必ずしもすべてのライセンシーに同じ料率を要求するものではありません。

• FRAND 義務の履行を拒否する侵害者は、ライセンス条件を導入するために FRAND に依拠する能力を失います。

この ウェビナーで専門家パネルが議論したように、これらの判例はドイツだけでなく、EU や米国にも影響を及ぼします。ウェビナーに 登録 登録すると、アーカイブ版を視聴できます。