企業が法的リスクを負わないことを示唆する契約条項は、うのみにすべきではない 

文責：Sven Torringer および David Muus 

「[サプライヤ] は、知的財産権（以下「IPR」）および各法令の重要性を尊重しています。そのため、[サプライヤ] は既知の必須 IPR 所有者に積極的に関与して、[サプライヤモジュール] でその技術を合法的に使用するためのライセンスを取得しました」 

これは、ある IoT コンポーネントサプライヤとその顧客との間の契約に記載されている条項です。このような取り決めは、「補償」と呼ばれ、特許ライセンスに関するすべての問題がサプライヤによってすでに解決されているという確証を提供するとされています。  

シズベルは、3 つの異なるモジュールメーカーの契約の中にこの文言がそっくりそのまま含まれているのを目にしました。いずれも、IoT デバイスの接続を可能にして「スマート」に使用できるようにするコンポーネント（モジュール）の世界的な大手サプライヤです。  

残念ながら、私たちは、このような条項は誤った印象を創出すると考えています。IoT パテントプールを管理している私たちは、これらの企業が関連する重要な IPR 所有者と「積極的に連携」していないことを知っています。それはもちろん、必要なライセンスも取得していないことを意味します。 

さらに悪いことに、ほとんど価値のないこれらの補償に対して顧客がプレミアムを支払うように求められていると疑われるようなケースもあります。  

モジュールサプライヤが使うトリック 

シズベルは、セルラー IoT ライセンスプログラムを通じて、LTE-M および NB-IoT コネクティビティ規格に不可欠な特許の 50% 以上をカバーする 34 の企業および機関が保有する IP にライセンスを提供できます。したがって、これらの特許権者は、サプライヤが関与し、ライセンスを取得したという印象を与えている「既知の必須 IPR 所有者」の 1 つです。  

しかし実際には、サプライヤは私たちとの積極的な関与を 回避 しています。34 の特許ポートフォリオすべてへのアクセス権を取得するには シズベルのセルラー IoT プールが提供する単一のライセンスが最も簡単で論理的な方法であるにもかかわらず、です。これまで私たちが問題のモジュールサプライヤに連絡して話し合おうとしても、応答はありませんでした。 

残念ながら、不関与は意図的な戦略のようです。さらに、補償の条件は、IoT メーカー自身が不足している必須ライセンスを取得することを妨げることにもなります。   

これは、顧客が必要なクリアランスを取得するために独自に特許権者と関与する場合、補償による「保護」が失われる可能性があることが、ライセンスの範囲に関する主張の文書で示唆されているためです。   

… OEM は、[サプライヤ] の書面による明示的な承認なしに、侵害申し立てを損なうような行動を一切とらないものとします。 

これは合理的な要求のように見えるかもしれませんが（サプライヤは侵害申し立ての費用を負担するとすでに述べているので）、実際にはこの条項はメーカー（OEM）を困難な立場に置きます。例えば、サプライヤが取得すべきライセンスを取得していないことにメーカーが気づいたとします。彼らはトラブルに巻き込まれ、必要なカバレッジを得るためにライセンサーと話す必要があります。しかし、そうすると、彼らが持っている唯一の保護を失ってしまう懸念があります。さらに、特許権者と交渉してもよいかをサプライヤに尋ねても返信がないことがあり、途方に暮れてしまいます。 これでは板挟みで身動きがとれません。  

ライセンスを取得して所有していると主張しているサプライヤが、顧客が関係する特許権者と話すことを懸念するのはなぜでしょうか。おそらく、そのような条項を含む契約に署名する前に、この質問をサプライヤに尋ねるべきです。  

実際、サプライヤがパテントカバレッジについて行った声明を、最初に真正性をチェックせずに額面通りに取ることは、危険に満ちています。結局のところ、侵害申し立てや訴訟のリスクを負うのはサプライヤではなく、彼らの顧客です。言い換えれば、メーカーであるあなたです。携帯電話技術のライセンスは通常、コンポーネントレベルではなく最終製品レベルで供与されます。 

とはいえ、すべてのサプライヤが同じではありません。良く言って疑わしい補償や保証を提供しているように見えるサプライヤがいる一方で、はるかに責任を持って行動することを選択しているサプライヤもいます。彼らははるかに真剣かつ入念に補償のレベルを約束するか、彼らの顧客が速やかにライセンスを利用できるようにするために積極的な措置を講じています。その一つが Nordic Semiconductor です。同社は顧客がライセンスを簡単に利用できるよう、 積極的な行動をとりました 。私たちは、他のサプライヤにも同様の行動を取ることを勧めています。   

モジュールサプライヤの誠実さを保つ 

サプライヤが販売している製品のライセンス状況について責任を負わせたい場合は、彼らが自分の主張に責任を持つ意思があるかどうかを確認するための簡単なステップがあります。 

まず、補償と保証の違いを知っておく必要があります。 

補償とは、特許侵害申し立てなど、特定の事象から生じる可能性のある特定の損害を補償する約束です。  

保証とは、例えば、サプライヤが既知の特許に必要なライセンスを取得しているという義務を対象とする約束です。 

保証は厄介な問題の可能性を事前に取り除くのに対し、補償でできる最善のことは、事後の混乱を片付けることです。そして、それはあくまでも最良のシナリオです。補償条項は、制限や、提供する保護を大幅に制限する他の巧妙な法的抜け穴に満ちている可能性があります（このトピックについては、フォローアップ記事で説明します）。 

したがって、保証が最良の選択肢です。要求の中で具体的に指定することも、あるいは、それより前に、コンポーネントを調達する際の入札プロセスで指定することもできます。  

例えば、LTE-M 技術の実装を検討している場合は、シズベルのセルラー IoT パテントプールの参加者が所有するすべての関連特許のライセンスをサプライヤがすでに取得していることの保証を書面で求めるだけで済みます。あるいは、もっと簡単に、シズベルの C-IoT パテントプールへのライセンスを取得済みであることの保証を求めることができます。  

サプライヤが「はい」と答えた場合は、当社にご連絡いただき、その真偽をご確認ください。答えが「いいえ」の場合は、未払いのロイヤリティコストを提示するようサプライヤに要求します。シズベルの Web サイトを使用して、シズベル C-IoT ライセンスの下で LTE-M または NB-IoT についてまだ支払われていない金額を確認できます。  

この情報を使用すると、サプライヤの口約束に頼るのではなく、実際の状況に基づいて、さまざまなサプライヤを適切に比較することができます。 

リスクを簡単に排除  

前述のとおり、 シズベルのセルラー IoT は 34 の主要なイノベータが所有する、IoT 関連の数千の標準必須特許に対するシングルライセンスを 1 回の取引で提供します。透明性の高いロイヤリティ料率は、デバイス当たり 0.08 ドルから始まります。  

このプログラムは、IoT 企業のビジネスの確実性を最大化し、取引コストを最小限に抑えるように特別に設計されています。これは、特許ライセンスの世界で初の取り組みです。ぜひ直接お話しさせてください。そして、みなさんは、 シズベルのセルラー IoTに参加することで、サプライヤの補償や保証に頼る必要がなくなります。  

他の人が発明したテクノロジーを使用するすべてのビジネスは、必要なライセンスを持っていることを確認する責任があります。サプライヤの補償に基づいて立てられた戦略は、砂上の楼閣です。少なくとも、契約の制限を理解し、誤った約束に依存しないようにしてください。  

Sven Torringer はシズベルのセルラー IoT のプログラムマネージャです 

David Muus はシズベルのライセンスプログラム責任者です 

この記事の内容は一般的な情報のみを提供するものであり、専門的または法的助言を構成するものではありません。適切な資格を持つ専門家に助言を求める代わりに、この記事の情報に頼ってはなりません。そのような問題について具体的な質問がある場合は、適切な資格を持つ専門家に相談する必要があります。